Надіслати запит на реєстрацію торгової марки для IT: brand@unite.ua,
+380674470026 (мессенджери), Рибалко Ігор
1. Назва комп’ютерної програми, мобільного додатку, IT-продукту є торговою маркою.
Будь-яку оригінальну назву та/або зображення (логотип) будь-якого програмного забезпечення безумовно можна вважати торговельною маркою, тобто позначенням, за яким програму, додаток, які створює і реалізує на ринку певна IT-компанія, споживачі та конкуренти відрізняють від програмних продуктів інших подібних підприємств, чи програмістів.
Прикладів відомих брендів програмних засобів у світі безліч. Більшість таких назв, логотипів є зареєстрованими торговими марками в країні виробника та на територіях інших держав, де реалізуються IT-продукти.
Зареєстрована торгівельна марка, бренд належать її володільцю. Ніхто інший (крім власника) не має права використовувати таку саму, або подібну до ступеню сплутування торгову марку на певній території для конкретних та однорідних товарів (програмних продуктів).
Таким чином, якщо IT-підприємство, або ІТ-фахівець особистомає власно створену комп’ютерну програму, мобільний додаток з оригінальною назвою та лого, які ще не зареєстровані як торговельні марки, то ця компанія або програміст не є володільцями бренду власної розробки. Звісно, коли таке програмне забезпечення, наприклад, створене за унікальним замовлення виключно для однієї особи, то, напевно, назва продукту не буде поширено позиціонуватися на ринку. В такому випадку реєстрація назви програми навряд є обов’язковою і необхідною умовою. Але, якщо IT-товар реалізується або планується реалізовуватися масово, то необхідність реєстрації назви, та логотипу для комп’ютерної програми, мобільного додатку є необхідною процедурою.
Декілька аргументів щодо необхідності реєстрації торгової марки для ІТ-продуктів:
– одержання страхування і гарантії, щоб не потрапити під дію інших торгових марок в цій галузі програмування;
– набуття виключного права власності на оригінальні назви власних розробок;
– можливість надавати дозволи (ліцензії) іншим особам на свої бренди;
– можливість одержувати платежі (роялті) за надані дозволи (ліцензії);
– виключне право забороняти іншим особам використовувати Ваші торгівельні марки для однорідних товарів/послуг, в тому числі захищати свої права в судах та в досудовому порядку;
– право продати зареєстрований бренд, назву продукту в комплекті, наприклад, стратапу (не зареєстровану тм не можливо офіційно оцінити і продати);
– підтвердження права власності на назву програми, додатку будь-яким особам при встановлені ділових відносин, і також на будь-яких онлайн сервісах, маркетплейсах, інтернет майданчиках;
– офіційне підтвердження для рекламних агенцій, ЗМІ;
– і багато інших корисних властивостей.
Для процедури реєстрації і захисту торговельної марки для ІТ-бізнесу необхідно обрати і зазначити офіційні назви товарів, які характеризують it-продукти. Для цього використовують перелік назв продуктів і сервісу, який відомий як «Ніццька класифікація товарів і послуг». Всі твори, які створені (написані) за допомогою вихідного коду є «комп’ютерними програмами», які відповідно до вказаної класифікації відносяться до конкретного 9 (дев’ятого) класу цього документу. Наприклад: «програми комп’ютерні; програмне, апаратне забезпечення комп’ютерне; застосунки (додатки) комп’ютерні; платформи програмного забезпечення комп’ютерні; комп’ютерне програмне забезпечення ігрове; програмне забезпечення для керування операціями з криптовалютними активами за блокчейн-технологією комп’ютерне; інші». До кожного з товарів обов’язково додається термін «записані або завантажні».
2. Торгова марка назви ІТ-компанії, яка не виробляє програмне забезпечення, але надає послуги програмування, сервісного обслуговування.
Якщо організація не виробляє програмне забезпечення для продажу, але здійснює сервіс щодо програмування, обслуговування програм, веб-сайтів, мобільних додатків для інших осіб, то назва, бренд цієї організації, або фізичної особи-підприємця може бути зареєстрований як торговельна марка саме для послуг програмування. Такі послуги сформульовані і відносяться до 42 класу «Ніццька класифікація товарів і послуг», наприклад: «комп’ютерне програмування; забезпечування інформацією щодо комп’ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів; послуги з комп’ютерного програмування для обробляння інформації; комп’ютерне програмування смарт-контрактів на платформі блокчейну, створювання та обслуговування веб-сайтів для інших».
Зрозуміло, що IT-підприємство має право набути власність на торгівельну марку, логотип, назву одночасно: стосовно товарів 9 класу (програмне забезпечення як «товар») і послуг 42 класу (програмування як «сервіс»).
3. Реєстрація торгової марки України для IT, ціна, терміни.
Реєстрація будь-якої торгівельної марки є «територіальною» – тобто в якій країні бренд зареєстрований – на тій території він і має захист. В інших державах і регіонах не зареєстроване позначення не має правової охорони.
Ціна реєстрації торгової марки для IT бізнесу, послуг, сервісу, програм, додатків складає:
– від 200 USD для резидентів України;
– від 600 USD для нерезидентів.
Термін процедури від 18 до 30 місяців.
Зареєстрована тм діє 10 років, з правом продовження на наступні десять років.
4. Як зареєструвати trademark US для IT-продукту в США, вартість, процедура.
В США стосовно інтелектуальної власності діє особливе національне законодавство. Відповідно, процедура і умови реєстрації trademark US мають суттєві нюанси, які значно відрізняються від міжнародних законодавчих умов та від особливостей в інших країнах.
Зазначаємо основні відмінності законодавства США у галузі торгівельних марок і сервісних знаків.
Оформлення і подання заявки. Деякі українськи та й інші ресурси юридичних підприємств декларують те, що «заявку на реєстрацію торгівельної марки США можливо оформити і подати онлайн на сайті Патентного офісу США – United States Patent and Trademark Office (USPTO)». Це дійсно так, але не для резидентів України чи інших країн (крім США).Радимо не витрачати на це час. Якщо Ви чи Ваша компанія нерезидент США, Вам в будь-якому випадку необхідно звертатися до патентного офісу США виключно за допомогою сертифікованих і уповноважених адвокатів, повірених США.
Опис лого, назви. Законодавство США вимагає наявність ретельного опису слова та/або зображення позначення, яке подається в патентне відомство: походження і семантичний зміст словесної частини; переклад, якщо слова не англійською мовою; вид шрифту; опис усіх художньо-графічних елементів; розташування слів и малюнків у складі знаку; опис кольорів кожного елементу.
Disclaimer. Відмова/виключення із правової охорони елементів, які не можуть бути зареєстровані – словесних і візуальних. Наприклад, потрібно зареєструвати в США trademark “Jeffrey’s Continuous Drive JCD – computer game” для товару “computer software game, download”. Словосполучення “computer game” потрібно зазначити як “Disclaimer” тому, що воно безпосередньо напряму вказує на вид товару, і не може бути зареєстроване, тобто ці слова не можуть одержати “правову охорону”. У складі знаку це словосполучення залишиться при реєстрації, але у всіх документах стосовної цієї trademark US буде зазначено, що ці слова в цій торговій марці не охороняються. Основна охорона буде надана словосполученню “Jeffrey’s Continuous Drive JCD”. Якщо в заявці на реєстрацію trademark US в подібних випадках не зазначити “Disclaimer” – буде надісланий офіційний запит від екзаменатора патентного відомства США з пропозицією-вимогою це виправити. Відповідь на такий запит може коштувати 300-600 доларів, і оформлюється виключно через патентного повіреного, адвоката США. Якщо відповідь не надіслати – заявка буде припинена, і торговельна марка не буде зареєстрована.
Класифікація товарів, послуг для trademark US.
Перше, на що потрібно звернути увагу, це те, що американські торгові марки не реєструють для всіх без виключення товарів або послуг якогось певного класу. Тобто, звісно, будь-хто має право зазначити безліч товарів, які входять до конкретного класу, як це в багатьох випадках роблять в України та й в інших державах теж, мотивуючись тим, що «все одно платимо за цілий клас» і «на майбутнє». В США це «не працює», бо кожні 5 років потрібно фактично підтверджувати і доказувати використання зареєстрованої торгової марки для КОЖНОГО зазначеного товару чи послуги (про це ретельно – далі).
Друге, це те, що величезна кількість найменувань продуктів та сервісів США (саме для реєстрації брендів) не співпадає або має особливості формулювання у порівнянні з міжнародною «Ніццькою класифікацією товарів і послуг». В цілому патентне законодавство США дотримується порядку групування товарів/послуг відповідно до міжнародної «Ніццької класифікації товарів і послуг», але багато формулювань товарів є іншими. Це визначає, що у випадку застосування не правильних формулювань товарів, Вам знов ж таки буде надісланий лист від експерта про торгівельним і сервісним знакам США з пропонуванням застосувати «правильну» термінологію. Вартість оформлення і направлення відповіді на такий лист складатиме від 400 доларів, і, знов ж таки це робиться обов’язково за допомогою патентного юриста США. У разі відсутності відповіді на лист експерта – діловодство буде припинене, і trademark не зареєструють. Хоча в деяких випадках, експерти попереджають що якщо заявника тм не зреагую, то патентний офіс самостійно здійснить необхідні коригування назв продуктів та послуг і зареєструє знак, якщо не має інших припонів. Треба дуже уважно вивчати повідомлення патентного офісу США.
Правова підстава для оформлення торгової марки США. Приподаннізаявки необхідно зазначити підставу для реєстрації (Basis for filing a Trademark US Application).
Це можуть бути:
– сучасне (на момент подання заявки) реальне використання бренду на території Америки саме для тих продуктів/послуг, для яких необхідно одержати правову охорону (use in commerce); в даному випадку для ІТ;
– якщо реального використання знаку ще немає, то зазначається «намір використовувати бренд в майбутньому» (intend to use);
– торгова марка стосовно території Сполучених Штатів може бути заявлена в межах «міжнародної заявки по Мадридській системі», в таких випадках «реальне використання» або «намір щодо використання в майбутньому» зазначати не потрібно;
– також заявка може бути подана на підставі вже існуючої іноземної заявки або на підставі іноземної зареєстрованої тм в іншій країні Паризької Конвенції.
Зареєстровану торгову марку США необхідно подовжувати кожні 5 років. Крім того одночасано с продовженням обов’язковим є документальне підтвердження і доказування реального використання бренду на території Сполучених Штатів саме для усіх тих товарів та або послуг, для яких знак є зареєстрованим. Таким чином, практика і досвід доводять, що не варто реєструвати американські назви чи логотипи для великої кількості формулювань товарів чи сервісів, бо якщо не буде можливості доказати застосування бренду, то «недоведені» назви товарів/послуг необхідно вилучати із правового обсягу торгівельної марки. Зрозуміло, що це додаткові витрати, час і дії.
Вартість реєстрації торгової марки США для IT-бізнесу може складати 1300 – 1800 USD в залежності від різних факторів.
Термін процедури реєстрації приблизно від 18 і більше місяців.
5. Торговельна марка Євросоюзу для IT-компанії, продукту, сервісу.
Будь-яка особа, в тому числі й резидент України має право одержати реєстрацію торговельної марки Європейського союзу одразу для 27 країн.
Вартість реєстрації EU trade mark – 1550 євро і більше, залежно від кількості класів, необхідності попереднього пошуку для виявлення конфліктних позначень.
Термін процедури 8-10 місяців.
Нюанси.
Нерезидент України має право звертатися до офісу Європи по торговим маркам і дизайнам виключно через європейського патентного повіреного. Якщо IT-компанія, наприклад, зареєстрована на території Європейського Союзу, тоді патентний представник не потрібен. Можлива реєстрація онлайн.
Торгівельна марка стосовно території Євросоюзу може бути заявлена як «незалежно», так і в межах «міжнародної реєстрації по Мадридській системі».
Зареєстрований бренд Європи діє 10 років, з можливістю продовження.
6. Міжнародна торгівельна марка для IT–бізнесу, комп’ютерних програм, мобільних додатків, веб-сайтів.
Існує багато прикладів, коли ІТ підприємство діє на територіях декількох країн. Відповідно, виникає необхідність захисту бренду, логотипу продукції чи послуг в різних країнах одночасно або поступово. Для цього доречно застосувати процедури міжнародної реєстрації торгової марки по Мадридській системі.
Учасниками Мадридської системи є більше, ніж 130 країн світу.
При оформленні міжнародної заявки можливо зазначити одну країну або декілька країн, або й регіон (наприклад – Євросоюз). Заявка через національне відомство направляється у Женеву (Всесвітню організацію інтелектуальної власності), і після формальної перевірки і сплати міжнародного мита, документи на торгівельну марку надсилаються із Женеви у зазначені країни реєстрації. В кожній державі здійснюють окрему і незалежну експертизу позначення, що реєструється. В результаті експертизи міжнародна торгова марка набуває охорони або одержує відмову на певних законодавчих підставах.
З метою уникнення «відмов у реєстрації торгової марки» в інших країнах, ми радимо:
– максимально креативно поставитися до розробки максимально оригінального бренду;
– провести дослідження торгівельних марок інших країн щодо Вашого вигаданого слова, назви (саме не «погуглити», але звернутися до професіоналів, які мають досвід роботи з офіційними базами торгових марок різних країн).
Ціна такого пошуку торгових марок може становити від 150 євро та значно більше, залежно від різноманітних факторів та умов.
Вартість реєстрації міжнародного бренда, наприклад, для трьох країн (Німеччина, Франція, Польща), для одного класу товарів (IT продукти, програмне забезпечення), може складати:
1400 CHF швейцарських франків (в т.ч. 2500 грн. сплата в Україні, 653 CHF базове мито, 300 CHF за три країни, 400 CHF – послуги).
Термін процедури 18 – 30 місяців (залежно від країн), строк дії тм 10 років.
Більш детальну інформацію про міжнародну реєстрацію торгівельних марок можна знайти і прочитати на цьому ж веб-сайті, наприклад:
Сухарев Роман
фахівець за патентних пошуків та досліджень
+ 38 097 10 111 60 (Viber, Telegram),
roma.unite@gmail.com
Сухарев Станислав
патентний повірений України № 427,
керівник + 38 067 209 78 89 (Viber, Telegram, WhatsApp)
patent@unite.ua